Bluetooth Vs. Fiat : nuova applicazione della dottrina del “First Sale”

Bluetooth Vs. Fiat : nuova applicazione della dottrina del “First Sale”

La Corte d’Appello statunitense, nella vicenda che vedeva coinvolte la Bluetooth SIG Inc. e la Fiat Chrysler, creava un nuovo e potenzialmente pericoloso precedente per tutte le aziende che oggigiorno sopravvivono grazie alla licenza del loro marchio di certificazione.

Bluetooth SIG Inc. (“SIG”), è un'organizzazione che amministra e sovraintende  lo sviluppo degli standard per la tecnologia wireless a corto raggio e la concessione in licenza di detta tecnologia e dei suoi marchi Bluetooth ai produttori[1]. In particolare, SIG è titolare del marchio denominativo “BLUETOOTH” (n. 2909356)[2], del marchio figurativo (n. 3389311)[3] e del marchio composto (n. 2911905)[4]. Per utilizzare uno di questi marchi[5], è necessario che l’azienda – che intende incorporare nei propri prodotti la tecnologia wireless Bluetooth – aderisca alla SIG, sottoscriva un accordo di licenza, presenti una dichiarazione di conformità e paghi le tasse.

Fiat Chrysler (“FCA”), produce auto con i marchi Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. I veicoli di FCA contengono autoradio dotate di Bluetooth. Dal momento che queste autoradio sono prodotte da terzi già licenziatari autorizzati del marchio Bluetooth, FCA ha deciso di bai passare gli steps richiesti da SIG per poter essere licenziatario dei suoi marchi. In particolare, FCA pubblicizzava e vendeva auto con apparecchiature elettroniche dotate di tecnologia Bluetooth senza però aver richiesto l’autorizzazione e certificazione della SIG e senza aver pagato le relative tasse di licenza dei marchi.

Pertanto, nel 2018 SIG intentava una causa contro FCA per violazione del marchio[6].

FCA, quindi, avanzava numerose difese, tra cui la “first sale doctrine[7],” dottrina che trae le sue origini dal diritto d’autore e in forza della quale viene consentita la rivendita di opere protette da copyright, oggetto della presente trattazione.

In particolare, FCA affermava che se un acquirente si limita a rivendere il prodotto di un produttore sotto il marchio del produttore stesso, allora non si configura alcuna violazione dei diritti di marchio conferiti al produttore dal Lanham Act[8].

Alla luce di tale dottrina, FCA sosteneva che, avendo comprato legittimamente le autoradio da aziende che avevano superato la certificazione della SIG e pertanto erano licenziatarie autorizzate del marchio Bluetooth, non doveva intraprendere l’iter previsto dalla SIG per ottenere anch’essa la certificazione e la licenza richiesta.

Tuttavia, tale argomentazione non veniva accolta dalla District Court, dal momento che SIG non produce e non vende autoradio e FCA non rivende autoradio (separatamente rispetto alle auto). SIG, piuttosto, concede licenze ad aziende terze che producono autoradio. Pertanto, SIG non può essere considerata produttore sotto la dottrina del “first sale” non producendo e non vendendo autoradio, così come FCA non può essere considerato rivenditore di autoradio, limitandosi ad incorporarle nei veicoli venduti[9].

Allora, FCA proponeva appello.

Il Ninth Circuit della Corte d’Appello statunitense annullava la sentenza del tribunale di primo grado[10].

Al contrario della District Court, il Giudice del gravame riteneva che la dottrina del “first sale” potesse essere applicata anche nel caso in cui un prodotto contrassegnato da un certo marchio viene incorporato in un nuovo prodotto, fin tanto che il rivenditore comunichi adeguatamente al consumatore che tale prodotto è stato incorporato[11].

In particolare, la Corte d’Appello ha citato due precedenti Prestonettes, Inc. v. Coty[12] e Enesco Corp. V. Price/Costco[13], che estendono notevolmente l’ambito di applicazione della dottrina del “first sale” al di là dei limiti previsti da Sebastian Int'l[14]. Infatti, in Prestonettes, la Corte Suprema statuiva che il convenuto potesse usare il marchio del ricorrente, in maniera collaterale, per comunicare che il prodotto contraddistinto dal marchio del ricorrente è incorporato nel prodotto nuovo e diverso del convenuto[15]. Similmente, in Enesco la Corte riteneva che la dottrina del “first sale” proteggeva il convenuto che rivendeva bambole di porcellana in imballaggi presubilmente inadeguati, fintanto che il riconfezionamento veniva reso noto ai consumatori, cosicché questi non siano confusi circa il motivo dell’eventuale scheggiatura della bambola[16].

Pertanto, il Ninth Circuit rimandava la questione sulla dottrina del “first sale” alla District Court, affinché quest’ultima possa affrontare il seguente punto focale: il rivenditore che incorpora nel suo nuovo prodotto un prodotto contraddistinto dal marchio di un altro produttore ha adeguatamente informato i consumatori[17]?

In conclusione, nel caso in cui la District Court dovesse ritenere applicabile la dottrina del “first sale,” alla luce della più ampia interpretazione avanzata dal Ninth Circuit, allora questa pronuncia potrebbe comportare degli effetti positivi per le case automobilistiche – le quali potrebbero bai passare la procedura di certificazione richiesta dalla SIG e il relativo pagamento delle tasse di licenza- e degli effetti negativi  per tutte le aziende che come la SIG oggigiorno sopravvivono grazie alla licenza del marchio di certificazione.

Dott.ssa Paola Colle

 

[1] https://www.bluetooth.com/about-us/governing-documents/;

[2] https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4805:rk05dg.8.3

[3] https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4805:rk05dg.7.4

[4] https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4805:rk05dg.6.4

[5] È opportuno sottolineare che si tratta di marchi di certificazione, ossia marchi di proprietà di un determinato soggetto e usato da altri in relazione ai loro beni e servizi per certificarne la qualità, l’origine o altro.

[6]https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/byvrjbdoeve/IP%20BLUETOOTH%20TRADEMARKS%20complaint.pdf

[7] La dottrina del “first sale” prevede che quando qualcuno acquista legalmente una copia di un film, un libro, una canzone, un programma per computer protetto da copyright, l'acquirente può generalmente vendere, affittare, prestare, regalare, mostrare o altrimenti disporre della propria copia.https://copyrightalliance.org/education/copyright-law-explained/limitations-on-a-copyright-owners-rights/first-sale-exceptions-copyright/

[8] Sebastian Int'l, Inc. v. Longs Drug Stores Corp. , 53 F.3d 1073, 1076 (9th Cir. 1995).

[9] Bluetooth SIG, Inc. v. FCA US LLC, 463 F. Supp. 3d 1169, 1190 (W.D. Wash. 2020).

[10] Bluetooth SIG Inc. v. FCA U.S. LLC, No. 21-35561, 1 (9th Cir. Apr. 6, 2022).

[11] Bluetooth SIG Inc., , No. 21-35561, 1 (9th Cir. Apr. 6, 2022).

[12] Prestonettes, Inc. v. Coty264 U.S. 359 (1924).

[13] Enesco Corp. v. Price/Costco Inc.146 F.3d 1083, 1086- 87 (9th Cir. 1998).

[14]  Si veda nota 8.

[15] Prestonettes, Inc., 264 U.S. at 366.

[16] Enesco Corp 146 F.3d 1083, 1086- 87 (9th Cir. 1998).

[17] Bluetooth SIG, Inc., , No. 21-35561, 8 (9th Cir. Apr. 6, 2022).