Il Metaverso si sta velocemente trasformando in una nuova opportunità di business per le aziende, che si stanno affrettando alla digitalizzazione dei propri beni e servizi per concorrere nel mercato virtuale. Quindi, è importante che i titolari di privative industriali comprendano i potenziali rischi e opportunità che il metaverso comporta.

Il termine “metaverse” è stato coniato da Neal Stephenson ed utilizzato nel suo libro “Snow Crash” (1992) per descrivere una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar[1].

All’interno di questo universo parallelo l’avatar può interagire con gli avatar di altri utenti, giocare, acquistare (tramite moneta digitale) case, mobili, terreni, opere d’arte, vestiti, e molto altro ancora. Al fine di permettere il tracciamento e lo sfruttamento economico dei beni digitali è stata introdotta la c.d. tecnologia NFT (Non Fungible Token). Gli NFT sono semplicemente dei certificati di proprietà di beni immateriali scritti su una Blockchain, ossia un registro digitale condiviso e immutabile, che rendono un oggetto immateriale unico e non replicabile[2]. Ed è proprio grazie alla loro unicità certificata o non fungibilità che questi oggetti digitali diventano veri e propri pezzi da collezione. Per capire meglio il concetto di non fungibilità, si pensi di avere una banconota da venti euro – classico esempio di bene intercambiabile o fungibile – scambiando tale bene tra due parti esso manterrà sempre lo stesso valore; al contrario, se una di quelle banconote è stata firmata da un artista famoso, allora questa non avrà più il valore di venti euro, ma avrà un valore differente e diventerà unica o non fungibile. Pertanto, come nell’esempio delle banconote, nel momento in cui si collega un bene immateriale ad un NFT, l’opera diventa unica e non potrà essere scambiata con una uguale per un uguale valore.[3]

Dal punto di vista del mondo della proprietà intellettuale, l’arrivo del metaverso e degli NFT ha già dato il via ai primi contenziosi.

In particolare, si ricorda il caso Hermes v. Mason Rothschild[4]. L’artista Rothschild realizzava una serie di 100 immagini NFT, denominate “MetaBirkins,” riproducenti l’iconico design della borsa Birkin di Hermes ricoperta da pellicce colorate, senza il consenso di Hermes.

Pertanto, Hermes il 14 gennaio 2022 presentava ricorso presso il tribunale di New York contro l’artista Rothschild lamentando la violazione del marchio BIRKIN (no. 2991927) e del trade dress (no. 3936105) e il rischio che i consumatori pensino che le opere d'arte MetaBirkins di Rothschild siano sponsorizzate o affiliate a Hermes.

Rothschild, nella sua motion to dismiss, avanzava due difese[5]:

• Libertà di parola, sancita dal Primo Emendamento della Costituzione Statunitense. Infatti, le “MetaBirkins” non sono borse, così come intese e vendute da Hermes, ma sono l’espressione del pensiero di Rothschild. Pertanto, come anche nel precedente Rogers v. Grimaldi (875 F.2d 994, 2d Cir. 1989), è consentito l’uso dei marchi in opere artistiche a condizione che non creino una falsa designazione di origine, così da confondere i consumatori.
• I consumatori non potrebbero essere indotti a ritenere che Hermes abbia una qualche relazione con il progetto artistico, dal momento che solo le designazioni di origine ingannevoli di prodotti fisici sono perseguibili ai sensi del Lanham Act. Infatti, Le opere d'arte “MetaBirkins” sono beni intangibili al di fuori, quindi, dell'ambito di applicazione del Lanham Act.

A questo punto bisogna aspettare la decisione del Tribunale di New York.

Certamente, a seguito di questi primi contenziosi, sono aumentate le richieste di registrazione di nuovi marchi per prodotti e servizi virtuali. Ad esempio, la NIKE ha registrato il marchio “NIKELAND,”[6] rivendicando, con una particolare dicitura, prodotti in classe 09 “Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys, and accessories for use online and in online virtual worlds […]”; GUCCI, in classe 35 rivendica “Retail sore services featuring virtual goods […]”[7].

Il metaverso, pertanto, fa parte di questo futuro e trasformerà il modo in cui interagiamo, puntando ad una nuova economia digitale, quindi, è importante iniziare a proteggere e tutelare i propri asset di proprietà intellettuale anche in questa nuova realtà virtuale. Infatti, l'assenza di una tutela da parte del titolare del marchio può creare dei vuoti di protezione che possono essere colmati da terzi in malafede, i quali potrebbero sfruttare i diritti acquisiti da altri nel "mondo reale" per i loro affari nel metaverso.

Si consiglia alle imprese di prendere in considerazione i seguenti accorgimenti:

• Estendere la tutela dei marchi e dei design registrati per coprire prodotti e servizi virtuali, ad esempio utilizzando una dicitura “Beni virtuali scaricabili […]” (classe 09); “vendita al dettaglio online di beni virtuali […]” (classe 35);
• Monitorare l’uso dei propri marchi da parte di terzi sulle piattaforme virtuali;
• Registrare nomi a dominio con estensioni connesse al metaverso;
• Monitorare le registrazioni di nomi a dominio con estensioni connesse al metaverso identici o simili al proprio marchio.

 

CANTALUPPI&PARTNERS

Dott.ssa Paola Colle

 

[1]https://it.wikipedia.org/wiki/Metaverso#:~:text=Metaverso%20(in%20inglese%20metaverse)%20%C3%A8,dimensioni%20attraverso%20il%20proprio%20avatar.

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Non-fungible_token#:~:text=A%20non%2Dfungible%20token%20(NFT,to%20be%20sold%20and%20traded.

[3] Avv. Annalisa Spedicato “NFT e Arte digitale: come la blockchain ti certifica la proprietà dell'opera originale” (https://sistemaproprietaintellettuale.it/notizie/tendenze-e-sviluppi/24006-nft-e-arte-digitale-come-la-blockchain-ti-certifica-la-proprieta-dell-opera-originale.html?title=nft).

[4] https://www.documentcloud.org/documents/21181175-hermes-international-vs-mason-rothschild?responsive=1&title=1

[5] https://www.schwimmerlegal.com/wp-content/uploads/sites/833/2022/02/hermes-def-memo-of-law-iso-mtd.pdf.

[6] https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4801:69uw3j.2.1.

[7] https://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4810:hvllge.3.3.