Nespresso rientra tra i grandi colossi sconfitti dalla funzionalità della forma del prodotto, non essendo riuscita a dimostrare che lo stesso risultato tecnico potesse essere raggiunto dagli altri concorrenti utilizzando capsule con forme alternative.

Al fine di meglio dettagliare la situazione oggetto della presente analisi, è opportuno partire dal presupposto che la normativa sui marchi –sia a livello nazionale che internazionale– ammette fra i segni suscettibili di formare oggetto di valido marchio la forma del prodotto o della confezione di esso, ovvero i c.d. marchi di forma o tridimensionali[1]. ­

La registrazione di un marchio di forma presenta una duplice difficoltà, ossia dimostrare, in prima analisi, che la forma del prodotto ha carattere distintivo[2] e, in seconda analisi, che la stessa non sia esclusivamente costituita[3] (a) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (forme necessarie), (b) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (forme funzionali)[4], o (c) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (forme ornamentali)[5].

Nespresso è un prodotto a marchio Nestlè, azienda che inventò e brevettò già negli anni Settanta il caffè monoporzionato in capsula di alluminio dal design semplice e raffinato. Tale invenzione ha ricevuto la prima tutela brevettuale da parte dell’Institut Federal de la Proprietè Intellectuelle o IPI nel 1976, annullata nel 1996 allo scadere del termine massimo di protezione, e successivamente ha ottenuto il brevetto europeo, annullato nel 2005 dopo tredici annualità.

Strategicamente, al fine di ottenere una privativa sulla forma della capsula pressoché sine tempore, nel 2000 la Nestlè è riuscita a registrare presso l’IPI tale forma come marchio tridimensionale, nonostante l’iniziale rifiuto emesso dallo stesso ufficio, il quale considerava il modulo della capsula banale e quindi non dotato di capacità distintiva.

All’interno di questo scenario, la Ethical Coffee Company, azienda concorrente della Nestlè, ha sviluppato e commercializzato una capsula biodegradabile e compatibile con il sistema della Nespresso.

Conseguentemente, la Nestlè nel 2012 ha presentato ricorso presso il Tribunale di Vaud, lamentando la violazione da parte della Ethical Coffee Company del proprio marchio tridimensionale. La Ethical Coffee Company, in via riconvenzionale, aveva chiesto la nullità di detto marchio.

Il Tribunale di Vaud, tuttavia, aveva dichiarato il marchio tridimensionale delle capsule di pubblico dominio.

Nespresso, pertanto, ha appellato tale decisione presso il Tribunale Federale Svizzero[6], il quale ha dovuto affrontare la seguente questio iuris: la capsula del caffè può essere registrata come marchio tridimensionale ovvero la sua forma è tecnicamente necessaria e quindi non registrabile[7]?

Il Tribunale Federale ha chiarito che una forma è tecnicamente necessaria, richiamandosi anche ai principi stabiliti in Unione Europea[8], quando il concorrente non ha una forma alternativa per un prodotto dello stesso tipo, o quando la soluzione alternativa comporta costi di produzione più elevati, o quando è meno funzionale.

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha appurato che le forme alternative attualmente presenti sul mercato non sono egualmente competitive come le capsule originali Nespresso, dal momento che comporterebbero maggiori costi di produzione e maggiori difficoltà di perforamento ed espulsione della capsula.

Infatti, la forma tronco-conica è perfetta per il buon centraggio della capsula nell’apposito vano, per la sua corretta perforazione nei punti pianificati e per la sua espulsione ed il diametro della capsula deve avere necessariamente quelle dimensioni per contenere 5g di caffè.

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato nullo il marchio 3D delle capsule Nespresso poiché la forma è tecnicamente necessaria per essere utilizzata in una macchinetta Nespresso e le alternative presenti sul mercato sarebbero meno pratiche e più costose, così da mettere i concorrenti in una posizione di svantaggio concorrenziale.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, appare evidente che le limitazioni sulla registrabilità della forma di un prodotto siano state previste con lo scopo sia di assicurare che certe forme base di produzione restino nella disponibilità di ogni imprenditore; sia di permettere ad ogni imprenditore di raggiungere un certo risultato tecnico mediante l’incorporazione nel prodotto di quella funzione; sia di evitare che un prodotto venga comprato solo per il suo design anziché per la sua funzione tipica. Potranno essere tutelate, quindi, come marchio quelle forme che, unitamente alla funzione distintiva, che dovrà comunque essere preminente, svolgano anche funzioni differenti, cosicché da non violare i divieti posti dalla legge.

 

 

Dott.ssa Paola Colle

 

 

 

 

 

 

[1] Art. 4 Regolamento EU; art. 7 Codice di Proprietà Industriale (CPI)- Italia; art. 1 Legge Sulla Protezione dei Marchi (LPM)- Svizzera.

[2] Art. 7 c.1 Regolamento EU; art. 13 (CPI); art. 1 LPM.

[3] Art. 7 c.1 lett. e) Regolamento EU; art. 9 CPI; art. 2 LPM.

[4] Esemplare in tale contesto è il caso Philips C-299/99, 18 giugno 2002 https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=A1FB9527C7B90FA3A35D08069DE10920?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3934639. Nello specifico, la Corte di Giustizia affermava che tutti i componenti del rasoio Philips erano necessari ad ottenere il risultato tecnico di far adattare le lame alla forma del viso.

Similmente, si veda il caso Lego C-48/09 P, 14 settembre 2010 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62009CJ0048&rid=2. La Corte di Giustizia escludeva la registrabilità come marchio della forma dei mattoncini Lego, poiché tale configurazione era quella tecnicamente preferibile. Di conseguenza se si fosse consentita la registrazione sarebbe risultato difficile per i concorrenti immettere sul mercato forme di prodotto che costituissero valide alternative.

[5] Un caso di scuola legato a questo tipo di impedimento è quello relativo agli altoparlanti della Bang & Olufsen T-508/08, 6 ottobre 2011 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62008TJ0508&from=IT. In particolare, i giudici comunitari hanno spiegato come il design molto particolare del prodotto (“considerato una specie di scultura pura, slanciata e atemporale”) svolga “un ruolo molto importante all’atto della scelta da parte del consumatore.”

[6] Sentenza n. 4A 61/2021 del 7 settembre 2021.

[7] Art. 2 Legge sulla Protezione dei Marchi Svizzera (LPM), che coincide nella sostanza con l’art. 7 (1) (e) (ii) del Regolamento EU, dispone che sono esclusi dalla registrazione “le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell’imballaggio tecnicamente necessarie.”

[8] v. caso Philips e caso Lego (nota 4).