È diventata una tendenza sempre più crescente che sugli scaffali dei supermercati, accanto ai prodotti di marca, vengano esposti prodotti riportanti l’etichetta del supermercato stesso (private label), commercializzati come l'alternativa più economica dei prodotti di marca (national brand label).

Tuttavia, i private label tendono ad imitare, spesso pedissequamente, gli elementi caratterizzanti (forme, linee, etichette, slogan, disegni e colori) le confezioni dei prodotti più conosciuti, non solo allo scopo di catturare l’attenzione del consumatore che cerca il suo prodotto di marca preferito e per errore compra il prodotto simile riportante la marca del negozio, ma anche per beneficiare ingiustamente delle somme investite dai produttori dei prodotti di marca per sviluppare una confezione in grado di attirare l'attenzione del consumatore.[1]

In questi casi, anche se il marchio scelto dall’imitatore è completamente diverso da quello che figura sulla confezione originale, l’imitazione dell’aspetto complessivo della confezione può non di meno indurre in errore il consumatore o comunque attrarre la sua attenzione e orientare le sue scelte verso le confezioni imitanti che “sembrano come quelle originali”: di qui, infatti, si parla del fenomeno di “look alike.”[2]

Il fenomeno del look alike ha origine statunitense. In America la confezione del prodotto (o trade dress) è protetta a livello federale dalla section 43 (a) del Lanham Act, nel caso in cui abbia raggiunto quel livello di individualità necessaria per accedere alla suddetta protezione[3] e nel caso in cui non presenti elementi funzionali[4].

Una volta dimostrata l’individualità e la non-funzionalità di un trade dress, per determinare se sussista una possibilità di confusione tra due confezioni si applica il c.d. likelihood of confusion test.[5]

Inizialmente, le aziende di prodotti di marca erano riluttanti a intentare cause contro le aziende imitanti di private label, soprattutto perché i supermercati avevano e hanno il potere di controllare la scelta dei prodotti da stoccare.[6] Tuttavia, a partire dal 1983 le aziende di National Label hanno iniziato ad intraprendere azioni legali contro quelle di Private Label, al fine di proteggere le somme investite nella realizzazione di prodotti dal packaging accattivante.

Ab origine, le corti, applicando rigorosamente il likelihood of confusion test, si pronunciavano in favore delle aziende di National Label. A tal proposito si ricordano i casi McNeil[7] e Oral-B,[8] dove le corti ritenevano sussistere una somiglianza tra le confezioni, alla luce della identità dello schema di colori, del carattere tipografico e del font utilizzato dai produttori.

Tuttavia, a partire dai casi Conopco[9] e Splenda[10], le corti hanno modificato il loro punto di vista sulla violazione del trade dress, concedendo una maggiore protezione ai prodotti look alike.  Infatti, in entrambe le occasioni le corti statuivano che, nonostante le confezioni avessero una forma e una combinazione cromatica simile, non sussisteva un rischio di confusione dal momento che il marchio dei produttori di Private Label era situato sulla confezione in una posizione centrale e di rilievo.

Il fenomeno del look alike trova un’adeguata considerazione giuridica più all’estero che in Italia. Nell’ordinamento italiano non esiste una disciplina specifica del fenomeno look alike.

Quindi, per reagire a questo fenomeno è possibile attingere alla disciplina della concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598 n.1 c.c..

Infatti, la tutela ex art. 2598 n.1 c.c., come del resto previsto anche dalla section 43 (a) del Lanham Act, concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri consimili, e non riguarda invece gli elementi formali dei prodotti imitati che agli occhi del pubblico non assolvono una specifica funzione distintiva di collegamento dei prodotti ad una determinata impresa[11]. Ne deriva che l’imitazione di forme di uso comune, o non caratterizzanti, anche se servile, non costituisce illecito.

La giurisprudenza italiana che si richiama espressamente al fenomeno look alike è scarsa.

Vanno ricordati i casi Gran Turchese[12], Barilla[13] e Colla Artiglio[14], dove i tribunali ritenevano la sussistenza dell’illecito di concorrenza sleale per imitazione servile e conseguentemente il pericolo di confondibilità alla luce del fatto che sia la confezione imitata che quella imitante presentavano la stessa combinazione cromatica, la stessa dimensione, gli stessi disegni e scritte nella stessa posizione.

Ad una conclusione diversa, e maggiormente in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale americano, è giunto il Tribunale di Bergamo nel caso Fagolosi[15], il quale riteneva che fosse sufficiente ad escludere ogni rischio di confusione per il consumatore, nonostante le due confezioni presentassero comunque degli elementi similari, l’apposizione di marchi diversi sulle confezioni.

In conclusione, appare chiaro che i produttori di Private label, approfittando della buona volontà dei produttori di National label costruita attraverso investimenti in termini di creazione, produzione, innovazione e promozione del prodotto di marca, evitano tutti questi costi.

Quindi, l’inganno che si crea a seguito della confusione lede congiuntamente due ordini di interessi: dei consumatori che acquistano un prodotto o un servizio di provenienza diversa da quella voluta, e dei produttori concorrenti, la cui clientela viene sviata.

Di conseguenza, le aziende che vedono oramai l’immissione, molto frequente, nel mercato di una confezione troppo simile alla loro hanno la possibilità di reagire invocando la disciplina della concorrenza sleale.

D’altro canto, i Private label, per non incorrere nell’illecito della imitazione servile, possono seguire i seguenti accorgimenti: (a) differenziare la forma della confezione, la combinazione di colori, lo stile dei caratteri, l'orientamento delle etichette, gli elementi pittorici, il lay out e (b) mostrare in modo prominente il marchio del negozio sulla gamma di prodotti.

Dott.ssa Paola Colle.

[1] FRANZOSI, Look alike: illecito proprio della grande distribuzione, in Dir. ind., 2004, I, p. 77.

[2] Codice della proprietà industriale, a cura di VANZETTI, Milano, 2013, p. 404.

[3] La giurisprudenza americana ha elaborato l’Abercrombie spectrum, che classifica i marchi in base alla loro capacità distintiva. In particolare, sono state individuate quattro categorie: generic, descriptive, suggestive, fanciful o arbitrary.  Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).

[4] Si veda ex multis TrafFix Devices, Inc. v. Mktg Display, Inc. 532 U.S. 23, 25 (2001), dove la corte ha notato che una caratteristica del prodotto è funzionale, e non può servire come marchio, se è essenziale per l'uso o lo scopo del prodotto o se ne influenza il costo o la qualità. Una caratteristica funzionale è una caratteristica il cui uso esclusivo metterebbe i concorrenti in uno svantaggio significativo non legato alla reputazione.

[5] Il likelihood of confusion test è nato dal caso Polaroid e sono stati individuate i seguenti fattori: la forza del trade dress dell’attore (imitato), la somiglianza tra il trade dress e tra i prodotti dell’attore e del convenuto, il grado di attenzione dei consumatori, la prova di una reale confusione, la prova dell’intento specifico del convenuto di voler adottare il trade dress dell’attore. Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corp., (1961).

[6] P. Demetrakakes, Private-Label Copycats Rankle Big Brands, Packaging 37 (1993).

[7] Kroger Co. v. Johnson & Johnson, 570 F. Supp. 1055 (S.D. Ohio 1983).

[8] Oral-B Laboratories, Inc. v. Mi-Lor Corp., 810 F.2d 20 (2d Cir. 1987).

[9] Conopco, Inc. v. May Department. Stores Co., 46 F.3d 1565 (Fed. Cir. 1994.

[10] McNeil Nutritionals, LLC v. Heartland Sweeteners, 511 F.3d 350 (3d Cir. 2007).

[11] Corte di Cassazione 13-12-1999, n. 13918, in Guida al Diritto, 10, 2004, p. 75

[12] Tribunale di Napoli, ordinanza 11-07-2000, in Giur. ann. dir. ind., 2000, p. 4169 s.

[13] Ordinanza Tribunale di Milano 21-07-2004, ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 200.

[14] Tribunale di Milano 17-07-2015, ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 196.

[15] Tribunale di Bergamo 27-11-1999, inedita, in SANTONOCITO-MOSNA, Il look alike: sailing too close to the wind, in Riv. dir. ind., 2004, p. 45.